Dirkzwager legal & tax

Franchising kent vele vormen. Bij ‘hard’ franchising bepaalt de franchisegever alles rond het merk, de huisstijl en de marketing. Maar ook bij ‘soft’ franchising staat het merk vaak centraal. Welke merkrechtelijke aspecten spelen er zoal bij de verschillende vormen van franchising?

Het merk

Merkbeleving door de consument is iets waarin merkhouders fors investeren. Volgens de recente rechtspraak van het Europees Hof is een merk ook meer dan alleen een woord of logo. Het Hof heeft namelijk expliciet uitgemaakt dat derden die trachten een graantje mee te pikken van de inspanningen van de merkhouder terzake het opbouwen of onderhouden van het imago van zijn merk - door (zonder te investeren in de reputatie van het merk of het product) waren of diensten aan te bieden die bij de consument een associatie opwekken met het merk - daarop kunnen worden aangesproken.

Merken hebben ook een reclamefunctie, aldus het Europese hof, hetgeen betekent dat het merk een uitstekend communicatiemiddel is om een reclameboodschap - betrekking hebbend op de positieve eigenschappen van producten - aan het grote publiek over te brengen. Ook deze reclamefunctie is dus beschermd.

De merkhouder kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het merk, en in beginsel is het gebruik van zijn merk zonder zijn toesteming niet geoorloofd. Die toestemming zal in franchisecontructies vaak via een merklicentie gegeven worden aan derden, waarin gedetailleerde afspraken kunnen worden gemaakt wat er allemaal wel (of niet) mag met het merk.

De merkregistratie

Volgens artikel 2.19 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom komt aan merken echter pas bescherming toe indien er een registratie van het merk heeft plaatsgevonden. Op voorwaarde dat merken geregistreerd zijn, kunnen ze als zodanig gehandhaafd worden. Registratie van woorden en logo’s als merk, voor de relevante waren en diensten, is dus essentieel voor de franchisegever.

Voor de franchisenemer is het merk van belang omdat daarmee de positieve associaties, waarmee het merk geladen is, kunnen worden uitgebaat. Kortom, er moet door beide partijen dus goed worden gelet op de inschrijving van de merken.

Tenslotte zijn merkregistraties onmisbaar omdat anders lastig in het franchisecontract kan worden uitgelegd welke merken er precies worden ingezet voor het concept en de franchise constructie.

De merklicentie

Het merkrechtelijk kernaspect van het franchisecontract is de merklicentie. Volgens de wet is mogelijk om een licentie af te spreken. Dat wil zeggen dat gebruik van het merk door de franchisegever (de merkhouder en licentiegever) aan de franchisenemer (de licentiehouder) onder bepaalde omstandigheden wordt toegestaan. Een licentie kan in dit verband het best worden omschreven als een niet-aanvalsafspraak; de franchisegever (bijv. de eigenaar van de formule) komt overeen met de franchisenemer dat diens merkgebruik wordt gedoogd.

Wat kan er allemaal over het merkgebruik worden afgesproken? De wet formuleert het als volgt:

‘Het uitsluitend recht op een merk kan door de merkhouder ingeroepen worden tegen een licentiehouder die handelt in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarbinnen het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder in het verkeer gebrachte waren of diensten”

Bij merklicenties moeten daarnaast in ieder geval ook de volgende zaken in ogenschouw worden genomen: voor welke toepassingen geldt de licentie? Voor welke producten? Voor welke markt? Voor welk gebied? Is er een bepaalde mate van (niet-)exclusiviteit? Geldt er een minimum exploitatie-plicht? Etc. etc.
Tegenover het verschaffen van een gebruiksrecht op het merk staat betaling van royalties (licentiegelden), waarover afgerekend wordt. Veelal worden in franchisecontracten uitgebreide controlemachanismen over de royalty afgesproken.

Ten slotte is het van belang afspraken te maken over de duur en de beëindiging van het franchisecontract en daarmee de (gevolgen van het einde van de) merklicentie.

Merkrechtelijke aspecten bij beëindiging franchise

In de praktijk komt het voor dat partijen om bepaalde redenen van elkaar afwillen. Indien het contract daarover onvoldoende duidelijkheid biedt, kan dat leiden tot procedures over de staking van het merkgebruik. Oud-franchisenemers kunnen worden verboden om verder van het merk gebruik te maken.

Een voorbeeld daarvan is oud-franchisenemer X die na het einde van de overeenkomst met gebruik van het merk Sunday’s doorging. Dit werd hem verboden:

“Nu X geen onvoorwaardelijke met boete versterkte onthoudingsverklaring heeft willen tekenen, bestaat voldoende belang bij een inbreukverbod op de door Sunday’s ingeroepen intellectuele eigendomsrechten voor zover die samenhangen met de uitoefening van de franchise”

Dit oordeel leidde uiteindelijk zelfs tot het verbeuren van dwangsommen, omdat geoordeeld werd dat de oud-franchisenemer nog cadeaubonnen verstrekte daarop het merk.

Kortom, het is essentieel voldoende duidelijkheid te verschaffen in de licentieovereenkomst wat precies de merkrechtelijke gevolgen zijn van beëindiging van de franchiserelatie, om geschillen daarover zoveel mogelijk te voorkomen.

Conclusie

Het merkenrecht biedt veel mogelijkheden ter bescherming van het merk, en daarmee de reclameinspanningen die gepleegd zijn in het imago van het merk. Zonder toestemming van de merkhouder is het in beginsel niet toegestaan om van het merk gebruik te maken. Uit het voorgaande blijkt dat de franchisegever op verschillende manieren de merkrechtelijke aspecten van de franchiserelatie kan inkleden, met als voornaamste instrument de (schriftelijke) merklicentie met de franchisenemer. Indien zo’n licentie niet is verleend of teneinde is gekomen, kan de merkhouder optreden tegen derden, waaronder oud-franchisenemers, die zonder zijn toestemming gebruik maken van het merk. Uit dit alles blijkt dat het merkrecht een krachtig instrument is om franchise contructies aan op te hangen.